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STJ anula extinção de marcas decretada pelo INPI em precedente inédito

Fonte: STJ

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, manteve o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que anulou a decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que extinguiu, por desuso, duas marcas registradas pelo grupo Hans Schwarzkopf GMBH.A caducidade das marcas Kaloderma e Aloderma foi requerida pela Makrofarma Química Farmacêutica Ltda. com base no artigo 94 do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei n. 5.772/71), o qual determinava que, “salvo motivo de força maior, caducará o registro (...) quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos”.O grupo alemão alegou que, no biênio considerado para declarar a caducidade, a empresa estava impedida de utilizar as marcas em virtude de comunicados da Carteira de Comércio Exterior (Cacex) que determinaram a suspensão temporária de importação da classe de produtos (cosméticos e artigos de perfumaria) que seriam comercializados com tais marcas, caracterizando motivo de força maior.As instâncias ordinárias acolheram a tese da empresa e, no acórdão recorrido, o TRF2 entendeu que a suspensão temporária de importação determinada pela Cacex é motivo de força maior para impedir a caducidade de registro, em conformidade com o artigo 94 da Lei n. 5.772/71, vigente na época dos fatos. A Makrofarma recorreu ao STJ suscitando várias preliminares e alegando, no mérito, violação dos artigos 59 e 94 da referida lei e 5º da Convenção da União de Paris, por inexistência do alegado motivo de força maior, conforme reconhecido anteriormente pelo próprio INPI.Acompanhando o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, a Turma concluiu que, além de ser uma medida inesperada que configura motivo de força maior apto para impedir a caducidade por desuso de marcas registradas no INPI, a proibição de importação de produtos gera uma barreira que, se não é de todo intransponível, pode tornar econômica e/ou estrategicamente inviável a comercialização de tais produtos no Brasil.A relatora reconheceu que a Turma sempre se manifestou pela inexistência de força maior nos casos de impossibilidade de importação quando o produto pode ser adquirido por intermédio da Zona Franca de Manaus, o que não é o caso em questão. Segundo Nancy Andrighi, no único precedente que se alinha exatamente à espécie (REsp 649.261/RJ), a alegação de força maior foi afastada porque o registro da marca não teria sido outorgado para produtos importados, o que também não é o caso.Em seu voto, a ministra também descartou as alternativas propostas pelo INPI – fabricação dos produtos no Brasil ou licenciamento das marcas – como formas de evitar o cancelamento do registro e a impossibilidade de uso da marca. Para a relatora, as alternativas não se mostram razoáveis.“Realmente, não se pode olvidar que a instalação de uma nova fábrica exige investimentos consideráveis, que muitas vezes podem inviabilizar o próprio negócio. Além disso, considerando que, na espécie, não havia previsão de duração da restrição, o prazo de retorno do investimento poderia não justificá-lo, diante da reabertura das barreiras alfandegárias, como de fato veio a acontecer”, destacou a relatora.Quanto à segunda alternativa, a ministra Nancy Andrighi entendeu que a cessão de uso “não pode ser aleatoriamente imposta como solução para promover o uso de marcas” por se tratar de uma opção delicada que pode afetar a estratégia de posicionamento da empresa no mercado, pois envolve áreas de segredo industrial e de planejamento de marketing, entre outras.Ao acompanhar a relatora, o ministro Massami Uyeda ressaltou que o precedente firmado vai proteger indústria nacional: “o investimento da indústria farmacêutica demanda muito capital. Se entender de modo contrário, nós estamos também causando o estrangulamento da indústria químico-famacêutica do Brasil”, ressaltou o ministro.


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